中国知识产权透析跨国交易中的知识产权尽职调查
张荦
DOI：10.16661/j.cnki.1672-3791.2017.30.218
摘 要：尽职调查尤其是知识产权尽职调查在跨国并购当中必不可少，尽职调查的严密和完备对并购的成败有重要意义。知识产权尽职调查主要包括对专利权、商标权等权利的权利归属、范围、有效性、执行性和FTO等方面的调查核实。
关键词：知识产权 尽职调查 并购
中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2017）10（c）-0218-02
经济学家罗伯特·巴罗和泽维尔·萨拉·马丁指出：“如果没有强有力的知识产权，处于领先地位的国家就没有足够的发明刺激，而后进国家则有国度复制的欲望”。在知识经济时代跨国并购中的知识产权已显得愈发重要，其需要对对知识产权进行合理、规范、公正的价值评估。然而海外并购中知识产权的范围、有效性和可行性等均具有不确定风险，因此需要职业的知识产权律师进行知识产权相关的尽职调查以确保跨国并购的顺利完成。
1 跨国并购中知识产权尽职调查的内容
在跨国并购中进行知识产权的尽职调查既尽职调查的一般内容，又包括跨国法律行为的特殊性而带来的特殊风险，因此这种尽职调查必须兼顾两者。总的而言跨国并购尽职调查中需要对各种责任及潜在责任加以明晰和划分，比如跨国并购中相关知识产权的所有权和使用权等权属问题、相关知识产权的权利未来属性和未决事项、或者相关知识产权是否存在可能影响价值评估的情况、以及相关知识产权是否可能与其他权利发生碰撞等，此外在跨国并购中还需要注意国别变更而导致的各国相关知识产权法律的变动等问题。这些相关的知识产权问题都将决定一项跨国并购交易是否能够取得成功。
1.1 确定知识产权的明确权属关系
1.1.1 知识产权的所有权
尽职调查的首要步骤是对相关知识产权的权属关系进行明确，理论上来说目标公司的知识产权的所有权权属形态大致有三种不同的形式：目标公司享有所有权；目标公司与他人共同享有该种权利的所有权；或者他人对该权利享有所有权。这就要求尽职调查必须厘清企业知识产权的所有权归属。就专利权而言，通常会涉及诸如专利申请等政府文件，知识产权律师可以通过在相关部门查询相关文件来确证专利权的存在与否。但实践中常常存在目标公司知识产权所有权不明晰或界定不清的情况，导致许多并购交易中的尽职调查在所有权归属问题的界定上就出现错误。
1.1.2 知识产权使用权
除所有权归属问题，知识产权权属还包括使用权的情况。在跨国并购实务中目标公司内的知识产权往往已经全部或部分许可给第三方使用。如果目标公司已经将知识产权使用权全部或部分地转让，则并购后并购方获得的知识产权将要受到这些许可协议的约束。比如目标公司通过一项独占许可协议将自己的某项专利在美国的使用权以独占许可转让给第三方，那么并購方则不能再将该专利在美国的使用权进行自我使用或许可别人使用的处分，这将使得并购方使用知识产权的效能大打折扣，因此尽职调查中如涉及并购知识产权的许可及相关协议，应明确每一协议的当事方、协议的签署地、许可或被许可协议、独占或非独占许可、许可的技术及领域的定义条款、协议所涉知识产权是否涵盖后续改进、许可是否再许可或非许可、协议的期限，等。尽职调查应当获得目标公司知识产权使用权相关情况的信息，这一方面保障了并购方的权益不受损害；另一方面也为并购谈判中获取折扣或优势地位增加了筹码。
1.2 确定目标公司知识产权的范围、有效性和可执行性
知识产权尽职调查必须首先明确并购意图，并购意图的确定，并购意图的确定有助于调查时有所侧重，既可减少不必要的工作量，又可有针对性地进行调查。尽职调查需要知识产权律师对目标公司的知识产权进行细致地确认，律师不仅需核实目标公司自行出具的相关知识产权所有权清单，还需要运用公共数据库资源对相关知识产权进行检索，从而确认目标公司从法律上拥有对相关知识产权的权利。
尽职调查应当关注有效性问题，为了确定该知识产权是否有效，对权利要求范围进行评估的首要步骤是对相关专利和专利申请的权利进行合规性的解释与说明。其次，明确专利权利要求范围，目的是确保权利要求范围覆盖所要转让或许可的产品和技术。[]比如，尽职调查应当关注域名注册的有效期问题。一般情况，域名到期后在规定时间内不续期将导致该域名会被删除并进入高价赎回期。在赎回期若再不赎回，域名则会被彻底删除，变成公共域名。再比如，尽职调查应核实目标公司知识产权是否已经设定了担保。一旦知识产权被设置了担保，则使得债权人拥有了对该知识产权的物上代位权和优先受偿权，这将会给己方的并购和并购后对知识产权的处分甚至是破产时的清算带来不利影响。
1.3 技术的自由实施（FTO）调查
对一项技术的自由实施（FTO）指的是实施人可在不侵犯他人专利权的前提下对该技术自由地进行使用和开发，并将通过该技术生产的产品投入市场。知识产权并购交易中，既要确保目标公司对自己的知识产权的归属，也要保证公司的知识产权不侵犯第三方的权利。通常由FTO团队和专业检索组织合作进行FTO检索，并对检索的结果进行分析和审核。通过对结果的分析，来发现目标公司知识产权是否有侵权风险，如果存在侵权风险，则应当对相关权利进行有效性评估，在尽量不造成诉讼的情况下，要求目标公司对相关权利进行确认和处理，保证相关权利不至于影响并购的进程。FTO调查对于减少企业价值或提升商业价值，帮助企业改进技术等多方面都具有重要作用，在尽职调查中应当注重对技术自由实施的调查。
1.4 其他有关事项调查
1.4.1 各国知识产权法律差异审查
跨国并购中经常要面对各国国家知识产权相关法律规定不同的情况，以职务发明为例，中国《专利法》第六条将职务发明的专利权所有人归属为单位。与之相对美国法则规定发明人或合作发明人个人拥有专利权，即使该项发明产生于工作中。再比如，美国法一般规定每一个合作发明人对合作发明拥有平等不可分割的利益，每一个发明人都有权许可、转让其利益而不必经过其他合作人同意。除非合作发明人将诉权转让给其他合作人单方行使，所有的合作人拥有同等的诉权，以维护、实施专利。而英国和日本法律要求合作发明人颁发许可协议授予其他合作人行使专利权。此外，各国法律的制度设计存在的较大差异也给尽职调查带来相当困难。例如美国的企业并购设计就十分复杂。美国法上司法部反托拉斯局和联邦贸易委员会都是企业并购事务的主管机构因而两者的管辖权有一定程度的重合与交叉；此外《克莱顿法》第7条和《谢尔曼法》第1条对于企业并购均有各自的适用余地。各国法律的差异导致在判断同一项专利所有权时可能会得出截然相反的结论，因此国际并购的尽职调查中必须各国法律的不同之处，在进行尽职调查之前对于目标国家的相关法律进行梳理和研究。
1.4.2 与知识产权相关诉讼
当存在第三方或者潜在第三方对目标公司的知识产权提出诉讼或仲裁时，并购可能会因此而陷入停滞甚至难以为继。即使已经结案的诉讼案件也可能使目标公司再次陷入诉讼或者仲裁纠纷之中。起诉第三方侵犯知识产权常伴有未确定索赔，此时，诉讼调查时需要校验目标方律师提供的法律意见，因此尽职调查需要了解目标公司作为原告、被告所涉及的诉讼案件的审理情况，对这些诉讼案件进行分析权衡。
2 结语
专业、完备的尽职调查报告对于减少并购成本、降低风险有着重要的意义，而跨国并购具有极强的复杂性、不确定性和高风险，在国际并购中尽职调查的作用愈加凸显。从宏观层面而言，目前中国对于国际并购的政策支持不足，也缺乏专门规范企业海外并购的法律法规，在这种情况更应该重视尽职调查的作用，同时尽职调查应当尽可能涉及多方面的内容和情况，力求在尽职调查中做到细致、全面、公正，减少知识产权给并购交易带来的阻碍，使国并购顺利进行。
参考文献
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